Владимир Коноваленко

§ 1. Определение ноу-хау

§ 2. Место ноу-хау в системе информации с ограниченным доступом

§ 3. Виды ноу-хау

§ 4. Признаки ноу-хау 

§ 5. Место ноу-хау среди объектов права интеллектуальной собственности

§ 6. Субъект права на ноу-хау

§ 7. Права субъекта ноу-хау

§ 8. Особенности договорных отношений с ноу-хау

§ 9. Рекомендации по учету операций с ноу-хау

 

Итак!

Термин «know-how» («ноу-хау») впервые был использован в 1916 г. в США. В переводе с английского языка термин «know-how» означает «знаю как». В настоящее время он широко используется в законодательных актах многих стран мира.

В законодательстве Украины термин «ноу-хау» четко не обозначен. Однако, несмотря на это, во многих нормативных актах он используется. Так, в соответствии с ПБУ 8 (п. 5), ноу-хау могут быть признаны нематериальными активами. За приобретение прав на ноу-хау выплачивается роялти (п. 1.30 ст.1 Закона о прибыли). Операции по продаже (приобретению) ноу-хау находят отражение в статистической отчетности (Инструкция об отчете № 5-НТ, Инструкция об отчете № 6-НТ). Термин «ноу-хау» используется в письмах и разъяснениях ГНАУ и других государственных органов.

Как видим, операции с ноу-хау находят отражение в учете предприятия, хотим мы того или нет. В связи с этим необходимо выяснить, что же такое ноу-хау. 

§ 1. Определение ноу-хау 

В результате мониторинга нормативных актов, удалось обнаружить несколько определений «ноу-хау».

Определение 1. Ноу-хау – информация о промышленном, коммерческом или научном опыте (п. 1.30 ст.1 Закона о прибыли). 

Определение 2. Ноу-хау – совокупность технических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимые для организации производства, однако не запатентованных (ст. 1 Закона об инвестиционной деятельности).

Определение 3. Ноу-хау – это конфиденциальная информация технического, экономического, административного, финансового характера, являющаяся собственностью продавца и не доступная любому лицу при использовании патента или в результате простого выявления (п. 2 раздел 1 Инструкция об отчете № 5-НТ, п. 2.7.2 Инструкция об отчете № 6-НТ).

Из этих определений видно, что ноу-хау – это информация.

Известно, что информация делится на открытую информацию и информацию с ограниченным доступом (ст. 28 Закона об информации). В связи с тем, что ноу-хау вовлекается в гражданский оборот, то этот вид информации относится к информации с ограниченным доступом. В противном случае ноу-хау нельзя было бы ни продать, ни купить.

§ 2. Место ноу-хау в системе информации с ограниченным доступом

Информация с ограниченным доступом подразделяется на конфиденциальную информацию и секретную информацию (ст. 30 Закона об информации). Раскроем оба эти понятия.

Конфиденциальная информация – это сведения, которые находятся во владении, пользовании или распоряжении отдельных физических или юридических лиц и которые распространяются по их желанию в соответствии с установленными ими условиями (часть 2 ст. 30 Закона об информации).

Определение «секретная информация» раскроем с учетом Закона о государственной тайне (ст. 1).

Секретная информация – это информация, которая содержит сведения в области обороны, науки и техники, внешних отношений, государственной безопасности и охраны правопорядка, признанные государственной тайной, и разглашение которых наносит вред национальной безопасности Украины.

Из определения «секретная информация» видно, что она не может быть отнесена к ноу-хау, так как не может разглашаться и вовлекаться в гражданский оборот.

Таким образом, ноу-хау является конфиденциальная информация, которой могут владеть:

• субъекты права государственной собственности (государственные унитарные предприятия, казенные предприятия, организации, заведения, арендные предприятия, предприятия, организации и учреждения, находящиеся в ведении Национальной академии наук и отраслевых академий наук, хозяйственные общества, созданные при приватизации или корпоратизации и другие субъекты);
• субъекты права коммунальной собственности (коммунальные предприятия и другие субъекты);
• субъекты права частной собственности (хозяйственные общества, частные предприятия и другие субъекты).

Для того чтобы визуализовать место ноу-хау в системе информации, воспользуемся схемой на рисунке 1.

Рис.1. Место ноу-хау в системе информации

§ 3. Виды ноу-хау

В зависимости от назначения ноу-хау подразделяются на научные, технические, коммерческие, управленческие, финансовые и другие. Остановимся только на некоторых из них.

К научным ноу-хау можно отнести результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и другие знания, которые зафиксированы в отчетах и документации.

Обычно такими ноу-хау владеют научно-исследовательские институты, учебные заведения и другие аналогичные участники гражданских отношений.

К техническим ноу-хау обычно относятся незапатентованные изобретения (п. 3 ст. 9 Закона об изобретениях), технологии, расчеты рецепты, формулы и другие решения, использующиеся в производстве.

Этим типом ноу-хау в основном владеют участники гражданских отношений, которые осуществляют разработку новых технологий и образцов новой техники, а также производственные предприятия.

Секреты в области управления разработкой и производством новых изделий, а также секреты в других сферах управления предприятием относятся к управленческим ноу-хау. Эти ноу-хау обычно фиксируются в инструкциях и стандартах предприятия.

Ноу-хау коммерческого характера – это знания о том, как работать с клиентом и эффективно осуществлять сбыт продукции, методики оценки коммерческих предложений, а также другие знания, связанные с коммерческой деятельностью предприятия.

Финансовые ноу-хау – это знания о том, как эффективно использовать денежные ресурсы предприятия, куда инвестировать средства и т. д. 

§ 4. Признаки ноу-хау 

Прежде всего, отметим, что ноу-хау является нематериальным объектом. Это значит, что ноу-хау может одновременно использоваться на многих предприятиях. Примером такого ноу-хау является незапатентованное изобретение. Причины, из-за которых ноу-хау может одновременно использоваться на нескольких предприятиях, могут быть разные. Например, предприятие может самостоятельно создать ноу-хау или получить его по договору. В отличие от нематериального объекта, материальный объект, например автомобиль, может быть в определенное время только в одном месте.

Охрана распространяется на содержание ноу-хау, а не на форму представления информации. В связи с этим одно и то же ноу-хау может быть создано разными лицами независимо друг от друга. Это особенно характерно для научных и технических ноу-хау.

Несмотря на то, что одним и тем же ноу-хау могут одновременно владеть несколько лиц, ноу-хау является необщеизвестным, так как каждый из субъектов права на ноу-хау обеспечивает режим секретности. Принято считать, что ноу-хау является необщеизвестным, если его содержание не раскрыто для неопределенного круга лиц настолько, что есть возможность его самостоятельного использования. В неопределенный круг лиц входят лица, которым содержание ноу-хау стало известно не в связи с выполнением служебных обязанностей.

Ноу-хау обособленно от другой конфиденциальной информации. Это достигается за счет документирования информации. Принцип документирования ноу-хау позволяет идентифицировать ноу-хау, что очень важно для учета операций с ноу-хау. Для идентификации ноу-хау должно быть описано в отдельном документе, договоре или зафиксировано на любом другом материальном носителе. Эта процедура должна быть выполнена не позднее момента взятия ноу-хау на учет.

Следующим признаком является необщедоступность ноу-хау. Это значит, что к ноу-хау отсутствует свободный доступ. Ограничение доступа к ноу-хау достигается разными способами.

Так, лица, которые допущены к ноу-хау, должны быть обязаны не распространять информацию, содержащуюся в ноу-хау, лицам, служебные обязанности которых не связаны с использованием ноу-хау. Эти обязанности могут быть закреплены в трудовом договоре. Кроме того, наемный работник должен извещаться об информации, отнесенной к ноу-хау. Одной из форм извещения о конфиденциальности информация является гриф «Для служебного пользования» (п. 1 Инструкции № 1893), который проставляют субъекты права государственной и коммунальной собственности на материальных носителях с конфиденциальной информацией. Субъекты права частной собственности должны самостоятельно позаботиться о способах маркировки материальных носителей с конфиденциальной информацией.

В договоре о передаче ноу-хау для контрагента устанавливается обязанность по соблюдению конфиденциальности, а также предусматривается ответственность на случай ее непреднамеренного разглашения. Одним из способов фиксации обязательства по сохранению конфиденциальности полученной информации является описание ноу-хау в договоре. При этом на документах, в которых раскрывается ноу-хау, необходимо проставлять гриф, предупреждающий о конфиденциальности информации, например, гриф «Конфиденциально» или иное подобное сообщение.

Еще одним признаком ноу-хау является его оборотоспособность. Под оборотоспособностью понимается возможность извлечения из ноу-хау коммерческой выгоды в процессе экономического оборота ноу-хау. Если же оборотоспособность ноу-хау исключается, то ноу-хау не обладает коммерческой ценностью. Это значит, что это техническое, организационное и другое решение никому не нужно. В связи с этим, объект, который является необоротоспособным, не может быть признан ноу-хау.

Ноу-хау получает охрану без какой-либо регистрации. Охрана возникает автоматически при обособлении конкретной информации в виде ноу-хау и принятии мер к ее защите.

Срок охраны ноу-хау равен сроку соблюдения таких признаков ноу-хау как необщеизвестность, необщедоступность и оборотоспособность. В связи с этим срок охраны ноу-хау может быть достаточно долгим. Например, секрет изготовления экстракта для производства напитка «Кока-Кола» сохраняется в тайне с 1886 г. А секрет изготовления одеколона № 4711 (Германия) не раскрывается уже 190 лет. 

§ 5. Место ноу-хау среди объектов права интеллектуальной собственности 

Прежде всего, отметим, что ряд нормативных актов указывают на то, что ноу-хау относится к объектам права интеллектуальной собственности.

Так, в соответствии с ПБУ 8 (п. 5), ноу-хау относится к объектам промышленной собственности наряду с изобретениями, промышленными образцами, полезными моделями и другими объектами.

В соответствии с Законом об иностранных инвестициях (ст. 3), права на ноу-хау причислены к правам интеллектуальной собственности.

Из определения «роялти» (п. 1.30 ст. 1 Закона о прибыли) видно, что ноу-хау относится к объектам права интеллектуальной собственности.

В статистической отчетности по форме № 5-НТ (Инструкция об отчете № 5-НТ) и № 6-НТ (Инструкция об отчете № 6-НТ) ноу-хау числится среди объектов права интеллектуальной собственности.

Несмотря на то, что в соответствии с некоторыми нормативными документами ноу-хау причисляется к объектам права интеллектуальной собственности, ноу-хау не числится среди объектов права интеллектуальной собственности, приведенных в ГКУ (ст. 420). В связи с этим можно предположить, что ноу-хау представлено в ГКУ под чужим «именем». Вычислим наименование этого объекта.

Известно, что содержанием коммерческой тайны, так же как и содержанием ноу-хау, является конфиденциальная информация. Эта информация является необщеизвестной, необщедоступной и оборотоспособной. Коммерческая тайна содержит задокументированую информацию, хотя после ознакомления с понятием «коммерческая тайна» (ст. 505 ГКУ) у некоторых читателей может сложиться мнение о том, что у коммерческой тайны нет такого признака ноу-хау как «документирование». Однако это не так. Дело в том, что коммерческой тайной является информация, под которой в свете Закона об информации (ст. 1) понимается документированные сведения о событиях и фактах.

Проведенный анализ понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау» показывает, что эти понятия тождественны. Тождественность понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау» позволяет дать определение ноу-хау.

Ноу-хау – результаты интеллектуальной и другой деятельности, охраняемые как коммерческая тайна. 

§ 6. Субъект права на ноу-хау 

В связи с тем, что понятия «ноу-хау» и «коммерческая тайна» тождественны, то субъектом ноу-хау является лицо, которое обеспечило охрану содержания ноу-хау институтом коммерческой тайны (часть 1 ст. 505 ГКУ).

Необходимо отметить, что субъект права на ноу-хау обладает рядом особенностей.

Во-первых, у ноу-хау может быть множество субъектов права интеллектуальной собственности. Это обусловлено тем, что один и тот же объект, например изобретение, может быть создан несколькими лицами независимо друг от друга. Если такое техническое решение получит охрану как изобретение, то правообладателем будет лицо, указанное в патенте. Причем патент получит то лицо, которое раньше других подаст в патентное ведомство заявку на получение патента. Если же изобретение будет признано конфиденциальной информацией (п. 3 ст. 9 Закона об изобретениях), то у такого технического решения может быть множество правообладателей, если, конечно, все они будут соблюдать режим секретности. Иллюстрацией первой особенности субъекта права на ноу-хау является схема на рисунке 2.

 

Рис. 2. Первая особенность субъекта права на ноу-хау

Во-вторых, среди правообладателей ноу-хау отсутствует фигура автора. Разберемся с этой особенностью субъекта права на ноу-хау на примере служебного изобретения, которое охраняется как конфиденциальная информация. Понятно, что, как и у любого другого изобретения, у такого изобретения есть автор, который именуется изобретателем (ст. 463 ГКУ). А вот работодатель, принявший решение об охране изобретения в режиме конфиденциальной информации, становится субъектом права на коммерческую тайну (часть 2 ст. 506 ГКУ). Для того чтобы лучше разобраться с этой юридической конструкцией, поищем ее аналог в живой природе. По мнению автора, для этой цели лучше всего подойдет обычное яйцо. Есть содержимое яйца и скорлупа, которая предохраняет зародыш от внешней среды. Скорлупа нужна только до того момента, пока цыпленок не вылупится из яйца. В нашей юридической конструкции «цыпленком» может быть служебное изобретение, а «скорлупой» – режим коммерческой тайны. В связи с этим объектом гражданского оборота является не сама коммерческая тайна как таковая, а изобретение, которое охраняется институтом коммерческой тайны. Необходимо отметить, что и сам механизм создания режима коммерческой тайны может быть при определенных условиях признан ноу-хау и, следовательно, вовлекаться в гражданский оборот.

§ 7. Права субъекта ноу-хау 

У субъекта коммерческой тайны нет неимущественных прав, так как только автор (создатель) объекта права интеллектуальной собственности обладает неимущественными правами интеллектуальной собственности. Это следует из части 1 статьи 421 ГКУ. В связи с этим у субъекта ноу-хау также нет неимущественных прав.

Для определения имущественных прав на ноу-хау воспользуемся ГКУ (ст. 506). Из части 2 статьи 506 ГКУ следует, что имущественные права на ноу-хау принадлежат лицу, правомерно определившему информацию коммерческой тайной. Подтверждением этого факта может являться соответствующая запись в реестре сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия.

С учетом части 1 статьи 506 ГКУ имущественными правами на ноу-хау являются:

• право использования ноу-хау;
• право распоряжаться правом использования ноу-хау;
• право препятствовать неправомерному разглашению, сбору и использованию информации, признанной ноу-хау;
• право раскрыть ноу-хау.

Остановимся на каждом правомочии отдельно.

Любое лицо, которому принадлежат права на ноу-хау, может использовать ноу-хау в своих интересах. В связи с тем, что права на ноу-хау могут принадлежать множеству лиц, то каждое такое лицо имеет право использовать ноу-хау, не спрашивая на это разрешению у других лиц.

Второе правомочие заключается в возможности лица, которому принадлежат права на ноу-хау, распоряжаться этим правом как путем передачи (отчуждения) права использования, так и путем предоставления лицензии (разрешения) на использование ноу-хау. При отчуждении прав эти права прекращаются у лица, их передающего, и возникают у нового лица. При выдаче лицензии у лица, которому принадлежат права на ноу-хау, остаются все права, оставшиеся за рамками договора. Необходимо отметить, что каждое из лиц, которому принадлежат права на ноу-хау, имеет законное право самостоятельно распоряжаться правами на использование ноу-хау.

В соответствии с третьим правомочием, лицо, которому принадлежат права на ноу-хау, имеет право препятствовать неправомерному разглашению, сбору и использованию информации, признанной ноу-хау. Это право реализуется путем привлечения лиц, неправомерно осуществляющих разглашение или использование ноу-хау к гражданско-правой защите в соответствии со статьями 16, 610, 623 ГКУ. Лица, которые неправомерно осуществляют разглашение, сбор и использование коммерческой тайны, могут привлекаться к административной, уголовной и гражданской ответственности. Административная ответственность может осуществляться и через институт недобросовестной конкуренции. Этим правом на защиту может воспользоваться любое лицо, которому принадлежат права на ноу-хау.

Четвертое правомочие не имеет аналогов у других исключительных прав. Это правомочие заключается в возможности раскрыть сведения о ноу-хау третьим лицам. Существует две формы раскрытия сведений о ноу-хау. Лицо, которому принадлежат права на ноу-хау, может раскрыть сведения о ноу-хау определенному лицу (лицам) на условиях конфиденциальности в соответствии с договором. В этом случае ноу-хау остается необщеизвестным. Во втором случае лицо, которому принадлежат права на ноу-хау, может раскрыть сведения о ноу-хау среди неопределенного круга лиц, например, путем их публикации в открытой печати. В этом случае сведения о ноу-хау становятся общедоступными. Необходимо отметить, что раскрыть сведения о ноу-хау может любое лицо, которому принадлежат права на ноу-хау. Такие действия приведут к прекращению права на ноу-хау не только у этого лица, но и у других лиц, которым принадлежат права на ноу-хау. В этом случае все лица, которым принадлежат права на ноу-хау, должны списать нематериальный актив, которым является ноу-хау, по причине невозможности получения предприятием в дальнейшем экономической выгоды от его использования (п. 34 ПБУ 8).

§ 8. Особенности договорных отношений с ноу-хау

В Украине вопросы передачи и использования ноу-хау законодательно не урегулированы. В связи с тем, что ноу-хау может охраняться как коммерческая тайна, то для передачи и использования ноу-хау можно использовать виды договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности (ст. 1107 ГКУ). Однако при этом не следует забывать о том, что предметом любого такого договора является конфиденциальная информация. В связи с этим в эти договора должны быть внесены условия о сохранении полученной информации на предприятии в режиме коммерческой тайны. Дело в том, что институт коммерческой тайны больше всего связан с охраной конфиденциальной информации на предприятии. Вспомним о назначении скорлупы у яйца. Объектом же передачи конфиденциальной информации третьим лицам является ноу-хау. В связи с этим предметом договора о передаче или использовании конфиденциальной информации является ноу-хау, а не коммерческая тайна. На примере незапатентованного изобретения рассмотрим процесс вовлечения в гражданский оборот такой конфиденциальной информации с учетом выявленных особенностей (см. рисунок 3).

 

Рис. 3. Передача конфиденциальной информации

 

На рисунке 3 каждое предприятие можно представить в виде «яйца», «скорлупой» которого является институт коммерческой тайны, использующийся для охраны ноу-хау.

§ 9. Рекомендации по учету операций с ноу-хау

Из рисунка 3 видно, что в учете предприятия должны отражаться операции с ноу-хау, а не с коммерческой тайной. Так, в бухгалтерском учете ноу-хау признается нематериальным активом. В налоговом учете платежи типа «роялти» осуществляются за передачу права использования ноу-хау. В отчетах также находит отражение не коммерческая тайна, а ноу-хау. В связи с этим во всех регистрах и первичных документах необходимо отражать операции не с коммерческой тайной, а с ноу-хау.

Так как у ноу-хау нет автора, то целесообразно остановиться на выплате вознаграждения за использование ноу-хау. Дело в том, что в некоторых случаях содержанием ноу-хау может быть незапатентованное изобретение, за использование которого его изобретателю должно выплачиваться вознаграждение (п. 3 ст. 9 Законом об изобретениях). Предположим, что субъект права интеллектуальной собственности такого ноу-хау предоставил третьему лицу лицензию на использование ноу-хау. После поступления лицензионных платежей за использование ноу-хау, субъект права интеллектуальной собственности должен выплатить изобретателю вознаграждение. В таком случае в платежной ведомости следует указать, что вознаграждение выплачивается не за ноу-хау, а за изобретение, хотя оно и является конфиденциальной информацией и охраняется на предприятии институтом коммерческой тайны.

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для физических лиц.

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для юридических лиц.

---