Владимир Коноваленко 

§ 1. Трансфер технологий

§ 2. Изобретения, созданные наемными работниками

§ 3. Право подачи заявки на получение патента на изобретения, созданные наемными работниками

§ 4. Договор о трансфере технологий

§ 5. Передача прав на использование изобретений при трансфере технологий

§ 6. Вознаграждение за использование технологий

Итак!

§ 1. Трансфер технологий

Используя объекты права интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели и другие результаты творческой деятельности человека), предприятия получают экономическую выгоду от производства и реализации продукции, в которой эти объекты используются, или в результате использования которых эта продукция изготавливается. В связи с этим многие предприятия заинтересованы в приобретении новых технологий. Обычно такие сделки сопровождаются трансфером технологий.

Трансфер технологий – передача технологий путем заключения одностороннего и многостороннего договора между физическими и/или юридическими лицами, которым устанавливаются, изменяются или прекращаются имущественные права и обязанности до технологий и/или их составляющих (ст. 1 Закона о трансфере технологий).

Необходимо отметить, что передачу прав на использование изобретений, полезных моделей и других объектов права интеллектуальной собственности осуществляет лицо, которому принадлежат исключительные имущественные права на эти объекты либо лицо, которое получило право на сублицензию.

В связи с тем, что многие объекты права интеллектуальной собственности создаются наемными работниками предприятий, то остро стоит вопрос об идентификации лица, которому принадлежат исключительные имущественные права на произведения, изобретения и другие результаты творческой деятельности.

§ 2. Изобретения, созданные наемными работниками

Содержание изобретения, созданного наемными работниками, раскрывается в двух нормативно-правовых актах: ГКУ и Закон об изобретениях.

В соответствии с ГКУ (часть 2 ст. 429), изобретение является объектом, созданным в связи с выполнением трудового договора. Это значит, что наемные работники создают изобретения в порядке выполнения служебных обязанностей. Такими наемными работниками обычно являются инженерно-технические работники предприятия, например конструктора и технологи.

В Законе об изобретениях изобретение, созданное наемным работником, называется служебным изобретением. Содержание служебного изобретения выходит за рамки объекта, созданного в связи с выполнением трудового договора, о котором идет речь в части 2 ст. 429 ГКУ. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с определением «служебное изобретение», которое дано в Законе об изобретениях (ст. 1).

Служебное изобретение – это изобретение, созданное наемными работниками:

• в порядке выполнения служебных обязанностей или поручения работодателя, если трудовым договором не предусмотрено иное;
• с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя.

Таким образом, Закон об изобретениях относит к служебным изобретениям не только технические решения, созданные инженерно-техническими работниками предприятия, например конструкторами и технологами, но и технические решения, которые созданы другими работниками предприятия, в служебные обязанности которых не входит их создание, например рабочими предприятия. Обычно принято считать, что эта категория авторов создает изобретения в порядке личной инициативы.

§ 3. Право подачи заявки на получение патента на изобретения, созданные наемными работниками

Для получения патента на изобретение необходимо подать заявку в ГП «Укрпатент». Лицо, которое подало заявку на получение патента, в конце концов получит охранный документ, если, конечно, изобретение будет патентоспособным. Таким лицом может быть не только работодатель, но и наемный работник-изобретатель (автор). В связи с этим необходимо выяснить права работодателя и изобретателя на подачу заявки на получение патента на изобретение, созданное наемным работником.

В соответствии с Законом об изобретениях (часть 1 ст. 9), право подачи заявки на служебное изобретение принадлежит работодателю. С учетом того, что владельцу патента принадлежат исключительные имущественные права на изобретение, то при определении принадлежности права подачи заявки на служебное изобретение необходимо руководствоваться статьей 429 ГКУ, в соответствии с которой права интеллектуальной собственности принадлежат изобретателю и работодателю совместно, если в договоре нет другой записи о принадлежности прав интеллектуальной собственности. Если изобретение создано наемным работником в порядке личной инициативы, но с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя, то следует руководствоваться Законом об изобретениях (часть 1 ст. 9).

Для визуализации права работодателя и изобретателя на подачу заявки на получение патента воспользуемся таблицей.

Условия, при которых создано изобретение	Лицо, которому принадлежит право на подачу заявки на изобретение	Нормативно-правовой акт
Изобретение создано наемным работником в связи с выполнением служебных обязанностей	Изобретатель (автор)	ГКУ (часть 2 ст. 429)
	Работодатель	ГКУ (часть 2 ст. 429)
	Изобретатель (автор) и работодатель совместно	ГКУ (часть 2 ст. 429)
Изобретение создано наемным работником в порядке личной инициативы, но с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя	Работодатель	Закон об изобретениях (часть 1 ст. 9)

Необходимо помнить о том, что если работодатель в течение четырех месяцев с даты получения от изобретателя уведомления о создании изобретения не выполнит одно из требований, изложенных в статье 9 Закона об изобретениях, а именно:

• не подаст заявку на получение патента;
• не передаст право подачи заявки другому лицу;
• не примет решение о признании изобретения конфиденциальной информацией,

а также не заключит с изобретателем (автором) письменный договор о размере и порядке выплаты вознаграждения, то по истечению этого срока изобретатель (автор) получает право на подачу заявки на получение патента на служебное изобретение.

О проблемах, которые в этом случае могут возникнуть у разработчика технологий, можно прочитать в статье «Экспроприация изобретений по-украински».

§ 4. Договор о трансфере технологий

Передача прав на использование изобретений осуществляется по договору о трансфере технологий (Раздел IV Закона о трансфере технологий).

Договор о трансфере технологий является смешанным договором (часть 2 ст. 628 ГКУ), так как по нему предоставляется лицензия на использование изобретений (ст. 16 Закона о трансфере технологий), а также осуществляется выполнение работ, предоставление услуг, приобретение технологического оборудования и т. д. (ст. 17 Закона о трансфере технологий).

Трансфер технологий осуществляется путем заключения договоров:

• поставки промышленных технологий;
• предоставления технических услуг;
• инжиниринга;
• коммерческой концессии и т. д. (ст. 17 Закона о трансфере технологий).

Существенными условиями договора о трансфере технологий являются:

• перечень составляющих технологий;
• порядок предоставления сублицензии на составляющие технологии;
• размер, порядок и условия выплаты вознаграждения за использование технологии и т. д. (ст. 16 Закона о трансфере технологий).

Договор о трансфере технологий заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации (ст. 6 Закона о трансфере технологий).

§ 5. Передача прав на использование изобретений при трансфере технологий

Необходимо отметить, что трансфер технологий осуществляется разработчиком технологий (работодателем изобретателей). Дело в том, что изобретения передаются по договору о трансфере технологий в составе технологий. Причем изобретения являются элементами технологий, которые воплощены в конкретной конструкторской и технологической документации.

В том случае, если владельцем патента является разработчик технологии, то нет никаких проблем с передачей прав на использование изобретений в составе технологий.

Если же владельцем патента является изобретатель, то разработчику технологий придется получить от владельца патента право на сублицензию, используя которое он сможет передать права на использование изобретения в составе технологии (см. рисунок 1). 

Рис. 1.

Для осуществления эффективного трансфера технологий разработчик должен создать на предприятии систему управления интеллектуальной собственностью (СУИС). 

§ 6. Вознаграждение за использование технологий

За использование технологий выплачивается вознаграждение (часть 1 ст. 19 Закона о трансфере технологий). КМ Украины утверждены минимальные ставки вознаграждения авторам технологий и лицам, которые осуществляют их трансфер (Постановление КМУ № 520). 

Часть вознаграждения, полученного за трансфер технологий, выплачивается владельцам патентов на изобретения, права на использование которых переданы по договору о трансфере технологий в соответствии с лицензией (лицензионным договором), а другая часть вознаграждения выплачивается авторам изобретений, патентами на которые владеют работодатели.

Необходимо отметить, что вознаграждение изобретателю-владельцу патента выплачивается по лицензионному договору (ст. 1109 ГКУ), а изобретателю, который не является владельцем патента, – по договору о размере и порядке выплаты вознаграждения, который заключается в соответствии с частью 3 ст. 9 Закона об изобретениях (см. рисунок 2).

 Рис. 2.

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для физических лиц.

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для юридических лиц.

---