---

§ 1. Торговая марка

§ 2. Торговая марка или знак для товаров и услуг?

§ 3. Обозначения, не признаваемые торговой маркой

§ 4. Закрепления имущественных прав на торговую марку

§ 5. Многовариантная охрана обозначений, регистрируемых в качестве торговой марки

Итак!

§ 1. Торговая марка

Прежде всего, отметим, что торговой маркой признается условное обозначение, которое помещается на выпускаемой продукции, на ее упаковке, а также на сопроводительной документации.

Согласно ст. 492 ГКУ, торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодных для выделения товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) одним лицом, от товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) другим лицом.

Закон о знаках для товаров и услуг (п. 2 ст. 5) дает расшифровку этих обозначений. Однако прежде отметим, что по форме своего выражения знаки для товаров и услуг могут быть:

• словесные, состоящие как из отдельных букв или одного слова, так и из нескольких слов;
• изобразительные (рисунки животных, птиц, стилизованные изображения любых предметов, просто линии, фигуры любой формы и т. п.);
• объемные, представляющие собой композиции в виде фигур, линий или их комбинацию в трех измерениях;
• цветовые (цвета или комбинация цветов);
• комбинированные.

В связи с тем, что этот перечень не является исчерпывающим, то его можно дополнить некоторыми «экзотическими» обозначениями, к которым относятся:

• звуковые (музыкальные произведения с текстом и без текста, звуки птиц, зверей и т. п.), которые регистрируются в виде нотной записи;
• световые (регистрируются в виде спектральных линий света);
• обонятельные (регистрируются в виде химической формулы вещества, использующегося в качестве знака).

Для того чтобы лучше разобраться с обозначениями, которые регистрируются в качестве торговой марки, остановимся на самых распространенных из них.

Словесные знаки являются наиболее эффективными обозначениями, так как, представляя собой оригинальные слова, словосочетания и фразы, легко запоминаются. В качестве словесных торговых марок очень часто используются имена создателей продукции. В качестве торговых марок также регистрируются искусственно образованные слова (неологизмы). Например, неологизм «Нотек» образован от слов «Новые технологии и конструкции».

На изобразительных торговых марках изображаются разнообразные знаки, рисунки, изображения животных, птиц, предметов и т. п. Эффективность этих торговых марок ниже словесных. Однако они используются очень часто.

Объемные торговые марки представляют собой изображение торговой марки в трех измерениях. Объемной торговой маркой может быть любая оригинальная форма изделия, например, форма бутылки, мыла, ложки и другого изделия.

Комбинированные торговые марки состоят из разных элементов: слов, цвета, рисунков и т. п. Самыми распространенными комбинированными торговыми марками являются этикетки, служащие оберткой для конфет или наклейками на бутылках, банках и другой аналогичной продукции. Необходимо отметить, что такие этикетки могут охраняться еще и как промышленные образцы.

Нельзя пройти мимо и «экзотических» торговых марок. Очень широкое распространение получили звуковые торговые марки, использующиеся как позывные организаций вещания.

§ 2. Торговая марка или знак для товаров и услуг?

Обратим внимание на возникшую несогласованность между нормами законодательных актов, вызванную вступлением в силу нового ГКУ. Выявление этих противоречий и определение путей их устранения является одним из условий эффективной охраны торговой марки.

Новый ГКУ изменил название объекта права интеллектуальной собственности, введя вместо привычного для всех нас термина «знак для товаров и услуг», термин «торговая марка». Однако, несмотря на замену термина, объект права интеллектуальной собственности не изменился. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить оба эти термина (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Объект права интеллектуальной собственности	Законодательство	Формулировка
Знак для товаров и услуг	Закон о знаках для товаров и услуг (п. 2 ст. 5)	Объектом знака может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений
Торговая марка	ГКУ (ст. 492)	Торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений

Из таблицы 1 видно, что термины «знак для товаров и услуг» и «торговая марка» тождественны. И, тем не менее, имеются расхождения между нормами ГКУ и Закона о знаках для товаров и услуг. Одной из таких норм является норма о совместном осуществлении права интеллектуальной собственности (ст. 428 ГКУ). Эта норма применяется в том случае, когда право интеллектуальной собственности на торговую марку принадлежат нескольким лицам (ст. 493 ГКУ). По общему правилу отношения между несколькими субъектами права интеллектуальной собственности на торговую марку осуществляются на основании договора, заключенного между ними. В том случае, когда договора нет, право интеллектуальной собственности на торговую марку осуществляется совместно. Совсем другая норма заложена в Законе о знаках для товаров и услуг (п. 3 ст. 16). Так, в случае отсутствия договора между субъектами права интеллектуальной собственности, каждый собственник свидетельства может использовать знак для товаров и услуг по своему усмотрению. Однако ни один из них самостоятельно не может давать разрешение другому лицу на использование знака для товаров и услуг или передавать ему право собственности на этот знак.

Проиллюстрируем противоречие между нормами законодательных актов, которые возникают в случае отсутствия договора (соглашения) между «совладельцами» торговой марки (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Законодательство	Осуществление прав на торговую марку
Закон о знаках для товаров и услуг (п. 3 ст. 16)	1. Торговая марка может использоваться каждым совладельцем самостоятельно.2. Разрешение на использование торговой марки выдается третьим лицам совместно.3. Передача (уступка) прав на торговую марку осуществляется совместно
ГКУ (ст. 428)	Права осуществляются совместно

В связи с имеющимся противоречием в этом вопросе следует руководствоваться нормой права ГКУ, так как ГКУ имеет более позднюю дату принятия и является основным актом гражданского законодательства (часть 2 ст. 4 ГКУ).

§ 3. Обозначения, не признаваемые торговой маркой

В связи с тем, что в качестве торговых марок могут использоваться имена известных людей, объекты, охраняемые авторским правом или патентным правом (промышленные образцы), то необходимо остановиться на ограничениях, которые накладывает законодательство на использование всех этих объектов.

Некоторые обозначения не получают правовую охрану в качестве знаков для товаров и услуг. К таким относятся обозначения, которые изображают или имитируют (п. 1 ст. 6 Закона о знаках для товаров и услуг):

• государственные гербы, флаги и другие государственные символы (эмблемы);
• официальные названия государств;
• эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций;
• официальные контрольные, гарантийные и пробивные клейма, печати;
• награды и другие отличия.

Такие обозначения могут включаться в торговую марку в качестве неохраняемых элементов. Однако для этого необходимо получить письменное разрешение соответствующего компетентного органа.

Также не могут получить правовую охрану обозначения, которые воспроизводят (п. 4 ст. 6 Закона о знаках для товаров и услуг):

• промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим лицам;
• наименование известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты или персонажи из них, произведения искусства и фрагменты из них без согласия правообладателей авторского права или их правопреемников;
• фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.

Полный перечень ограничений на регистрацию обозначений в качестве знаков для товаров и услуг приведен в ст. 6 Закон о знаках для товаров и услуг.

§ 4. Закрепления имущественных прав на торговую марку

Для того чтобы правомерно использовать торговую марку, необходимо приобрести на нее имущественные права. Существует несколько способов приобретения (закрепления) имущественных прав на торговую марку (знак для товаров и услуг):

1. регистрация торговой марки;
2. передача права на использование торговой марки;
3. передача исключительных имущественных прав на торговую марку;

Первый способ приобретения (закрепления) имущественных прав на торговую марку основан на регистрационной системе, в соответствии с которой выдается охранный документ – свидетельство. Процедура получения свидетельства следующая. Лицо, которое хочет получить свидетельство на знак для товаров и услуг, подает в Научно-исследовательский центр патентной экспертизы заявку на выдачу свидетельства, оформленную в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг. Заявка составляется на украинском языке и касается только одного знака для товаров и услуг. После принятия решения о регистрации знака для товаров и услуг осуществляется публикация сведений о выдаче свидетельства в официальном бюллетене. Объем правовой охраны торговой марки определяется приведенным в свидетельстве ее изображением и перечнем товаров и услуг, сгруппированных в классы в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг.

Свидетельство действует только на территории Украины. Это значит, что любое лицо в любой другой стране мира может получить охранный документ на торговую марку, которая зарегистрирована как таковая в Украине. В связи с этим при защите экспорта необходимо получить охранный документ в стране импортере товаров и услуг.

Охрана торговой марки в других странах может осуществляться двумя способами:

1. Путем подачи заявки в соответствующее ведомство конкретной страны через патентного поверенного этой страны.
2. Путем подачи заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. При получении охранного документа в стране, куда экспортируются товары и услуги, нельзя забывать, что заявку на получение охранного документа следует подавать до даты поставки товаров или услуг. В противном случае конкуренты могут опередить вас, получив на свое имя охранный документ на вашу торговую марку в том же классе товаров и услуг.

Необходимо отметить, что если знак для товаров и услуг признан в установленном законом порядке общеизвестным, то свидетельство не выдается (ст. 494 ГКУ). Этот способ приобретения имущественных прав редко используется, так как критерии «общеизвестности» торговой марки законодательством не установлены.

Срок существования имущественных прав на торговую марку равен 10 годам с даты, следующей за датой подачи заявки. Этот срок может продляться каждый раз на 10 лет (ст. 496 ГКУ).

Права на использование торговой марки передаются на основании лицензии (ст. 1108 ГКУ) или лицензионного договора (ст. 1109 ГКУ). Разница между лицензией и лицензионным договором заключается лишь в том, что лицензия носит характер одностороннего правочина. Передачу права на использование торговой марки можно сравнить с арендой, только арендодателем выступает лицензиар (лицо, которое имеет исключительное право разрешать использование торговой марки), а арендатором – лицензиат (лицо, которое получает право пользования торговой маркой).

Отметим, что лицензия может быть:

– исключительной (право использования передается только одному лицензиату, и исключается возможность использовать торговую марку лицензиаром);

– единичной (право использования передается только одному лицензиату, и предусматривается возможность использования торговой марки лицензиаром);

– неисключительной (право использования может передаваться многим лицам).

С письменного согласия лицензиара лицензиат может передать права пользования торговой маркой другим лицам.

В соответствии с договором о передаче исключительных имущественных прав на торговую марку (ст. 1113 ГКУ), приобретатель исключительных прав получает неограниченные права на использование торговой марки. Причем факт передачи исключительных имущественных прав подлежит государственной регистрации.

Законом предусмотрено досрочное прекращение имущественных прав на торговую марку (ст. 497 ГКУ). Мы не будет останавливаться на процедурах прекращения имущественных прав, а отметим только то, что если при досрочном прекращении исключительных имущественных прав будет причинен убыток лицу, которому было предоставлено право на использование торговой марки, то такие убытки возмещаются лицом, предоставившим лицензию на использование торговой марки (часть 3 ст. 497 ГКУ). На это обстоятельство следует обратить особое внимание тем предпринимателям, которые заключают договора коммерческой концессии (ст. 1115 ГКУ) или так называемые договора франчайзинга. Дело в том, что по такому договору передаются права на использование торговой марки.

§ 5. Многовариантная охрана обозначений, регистрируемых в качестве торговой марки

В связи с тем, что некоторые объекты права интеллектуальной собственности могут быть зарегистрированы в качестве знака для товаров и услуг, то необходимо позаботиться о том, чтобы не нарушить права третьих лиц. Например, в качестве объемного знака для товаров и услуг используется изделие, внешняя форма которого охраняется как промышленный образец. Другим примером многовариантной охраны обозначения, используемого в качестве торговой марки, является этикетка, которая может охраняться авторским правом как произведение и патентным правом как промышленный образец (см. таблицу 3).

Таблица 3.

Тип знака для товаров и услуг	Объект права интеллектуальной собственности, регистрируемый в качестве знака для товаров и услуг	Условия, при которых объекты права интеллектуальной собственности могут быть зарегистрированы в качестве знаков для товаров и услуг
Словесный	Объекты авторского права (литературные произведения – слоганы, названия известных произведений и др.)	Наличие имущественных прав на объекты авторского права
	Фамилия, имя, псевдоним (производные от них) конкретных людей	Наличие разрешения на использование фамилии, имени, псевдонима (производных от них) человека
Изобразительный	Объекты авторского права (произведения изобразительного искусства: рисунки, фотографии, карты, кадры аудиовизуального произведения и др.).Объекты смежных прав (кадры из видеограммы)	Наличие имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав
	Изображение конкретного человека	Наличие разрешения на использование изображения человека
Объемный	Объекты авторского права (произведения декоративно-прикладного искусства, элементы внешнего оформления – рисунки, фотографии и др.).Объекты промышленной собственности (промышленные образцы)	Наличие имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности
Звуковой	Объекты авторского права (музыкальные произведения с текстом и без текста и др.).Объекты смежных прав (фонограммы, их фрагменты)	Наличие имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав
Обонятельный	Объекты промышленной собственности (изобретения – вещество)	Наличие имущественных прав на использование изобретения
Световой	Объекты авторского права (изображение, полученное посредством света или лазеров)	Наличие имущественных прав на объекты авторского права
Цветовой	Объекты авторского права	Наличие имущественных прав на объекты авторского права
Комбинированный	Объекты авторского права и смежных прав.Объекты промышленной собственности	Наличие имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для физических лиц.

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для юридических лиц.

---